2022. 5. 23.
직접 상표출원을 한 많은 분들이 USPTO(미국특허상표청)로부터 Office Action(OA: 중간심사통지)을 받고 나서 변호사를 찾아오시는 경우가 많다. 그 중 많이 등장하는 중간심사통지의 사유 중 하나가 바로 선행출원 상표가 존재인데, 이번 글에서는 선행출원 상표가 존재한다는 것이 정확히 무엇을 의미하며 어떻게 대응하는 것이 좋을지에 대하여 이야기해보고자 한다. 선행출원 상표(Prior-filed Application)의 존재란? 간단히 말해서, 나의 상표출원일보다 앞서서 신청되어 심사계류 중인 다른 상표출원이 있어 나의 상표등록을 "길막"하고 있음을 의미한다. 다시 말해, 나의 상표와 상당히 유사한 제3자의 상표가 나보다 앞서 출원되어 있기 때문에 나는 후순위로 밀리게 되고 앞선 상표가 등록이 될 경우 나의 상표는 등록거절이 될 수 있음을 의미한다. 그러나 여기서 주의할 부분은 선행등록 상표가 아닌 선행출원 상표이기 때문에 그 상표들이 반드시 등록된다는 것을 의미하지는 않는다는 점이다. 선행출원 상표가 최종적으로 등록이 거절되거나 심사 중에 등록포기를 할 경우에는 USPTO의 위 OA 사유는 소멸되어야 하며, 위 OA 사유가 유효하려면 반드시 선행출원 상표가 등록까지 완료되어야 한다. 선행출원 상표(Prior-filed Application)의 존재를 이유로 하는 OA에 대한 대응 방법 크게 아래의 3가지 고려요소를 염두에 두고 대응하는 것이 좋다. 1. 일단 선행출원 상표에 대한 면밀한 조사를 할 것 먼저 선행출원 상표의 상태를 확인하는 것이 중요한데, OA에 인용되어 있는 선행출원 상표의 시리얼 넘버를 확인한 후 USPTO 상표 전자 검색 시스템(TESS)에 접속하여 해당 시리얼 넘버로 상표를 검색해 본다. 시리얼 넘버를 이용하여 검색한 후 페이지 하단에 "Live or Dead"가 표시되는데, 여기서 Dead(유효하지 않은 상표)라고 표시된다면 더 이상 살펴볼 것이 없다. 심사관에게 인용한 선행출원 상표는 현재 취소되었거나 소멸되었으므로 OA 사유 역시 소멸되었다고 주장할 수 있다. 그러나 대부분의 OA에서 인용된 선행출원 상표들의 status는 Live(유효한 상표)일 가능성이 높고 따라서 조금 더 깊이 출원이력을 살펴봐야 하는 경우가 대부분이다. 출원이력은 Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)이라고 부르는 데이터베이스에서 검색해볼 수 있는데, 이 데이터베이스에서 해당 시리얼 넘버를 검색하여 언제 출원접수가 되었는지, 지금 현재 심사단계는 어디쯤인지, 등록승인 결정이 나왔는지 여부 등을 확인할 수 있다. 예컨대, 선행출원 상표도 여러가지 이유로 OA가 나왔을 수 있는데, 해당 OA에 대하여 정해진 기간 내에 답변이 이루어지지 않았을 경우 해당 선행출원 상표는 등록포기로 간주되었을 수 있다. 다음은 Trademark Trial and Appeal (TTAB) 이의신청 이력을 확인해봐야 한다. 선행출원 상표의 등록에 반대하는 이의신청이 접수되었을 수 있는데, 해당 이의신청의 결과로써 등록이 포기되었을 수 있다. 참고로 위 TTAB을 통한 이의신청 소송은 수 년이 걸리는 절차이기 때문에 최종적으로 선행출원 상표가 등록이 될 것인지 여부를 확인하기 위해서는 상당히 오랜기간 기다려야 할 수도 있으며 결과적으로 나의 OA 대응은 매우 불확실한 상태에 빠질 수도 있다는 점이다. 반면에 OA 대응은 일반적으로 6개월 이내에 이루어져야 하기 때문에 사실상 위 TTAB의 소송결과까지 기다리는 것은 현실적이지 않고 다른 주장을 통해 OA 대응 및 극복을 하는 것이 바람직할 수도 있다.
2. 필요하다면 심사관에게 선행출원 상표의 최종 등록여부 결정이 나올 때까지 기다려줄 것을 요청하는 것을 고려해 볼 것 만약 2(d) 거절사유(선행상표와 소비자에게 혼란을 일으킬 정도로 유사하다는 이유로 동일 또는 유사한 상품이나 서비스군에서 상표등록이 거절되는 경우)를 극복할 수 있다는 자신이 있다면, 일반적으로 심사를 잠시 중단해 줄 것을 요청하는 것은 좋은 옵션 중 하나이다. 예를 들어, 선행출원 상표가 결과적으로 등록되지 않는다면, 이슈가 되지 않을 두 상표간의 비유사성 부분에 대하여 불필요한 논쟁과 심사관을 설득해야 하는 시간과 에너지를 세이브할 수 있다. 그리고 특히 일단 보류한 주장은 공적인 기록으로 남지 않기 때문에 나중에 소송이나 분쟁이 발생하였을 때 내가 심사과정에서 공식적으로 주장했던 내용이 혹시라도 나의 발목을 잡을 수 있는 리스크를 줄일 수 있다.
3. 시각, 청각, 의미적으로 두 상표간의 비유사성에 대하여 설득력있게 정리하되 주장의 타이밍을 잘 살필 것 가장 기본적인 OA 대응은, 결국에는 심사관이 제시한 선행출원 상표와 나의 상표가 유사하지 않다는 부분을 설득력있게 정리하고 강조하는 것이다. 심사관도 사람인지라 자신이 제시한 거절사유에 대하여 100% 확신을 가지지 못하는 경우가 많고 경우에 따라서는 제대로 검토를 하지도 않은 상태로 일단 형식적인 OA를 보내오는 경우도 종종 있다. 따라서 OA가 나왔다고 내 신청이 거절되겠구나 지레 겁을 먹고 포기할 필요는 없다. 그러나 이번 글에서 논의하고 있는 것은 선행등록 상표가 아닌 선행출원 상표를 근거로 한 OA의 대응이다. 핵심은 나의 상표가 다르다고 주장해야 할 대상인 선행출원 상표가 결과적으로 등록이 되지 않을 경우에는 내가 심사관에게 열이 나게 두 상표간의 비유사성을 떠들어 봤자 쓸데없는 에너지를 낭비한 꼴만 될 수 있다. 따라서 2(d) 거절사유에 대하여 준비는 해 두되 선행출원 상표의 등록이 확실해보이는 시점까지는 잠시 보류하면서 타이밍을 잘 지켜보는 것도 좋은 전략이다. 물론 나의 상표도 등록이 지연되는 단점은 있지만 심사 과정에서 아예 등록이 거절되는 것보다는 나은 선택지일 수 있으니 상표전문 변호사와 상의하여 신중하게 고려해볼 것을 권한다.