2021. 6. 29.
지식재산권(IP)의 중요성과 자산으로서의 가치에 대하여는 이미 여러 글을 통하여 다양하게 다루었다. 기업은 자신의 제품이나 서비스의 무단도용을 저지하고 상대방의 IP 침해 공격에 대한 방어 목적으로 IP를 취득할 수도 있고, 자신의 IP에 근거하여 경쟁사를 무너뜨리거나 더 높은 시장 점유율을 차지하며 지리적인 시장을 장악하기 위한 공격적인 목적으로 IP를 취득하고 또 사용할 수도 있다. 많은 기업들은 기술의 공동연구나 공동개발, 인수합병, 전략적 제휴 등과 같은 다양한 비즈니스 거래를 위한 협상의 수단으로서 IP를 활용하고 있으며 그 중 라이선싱(licensing)은 매우 빈번하게 사용되는 중요한 방식 중 하나이다. 오늘 글에서는 기술(technology)에 대한 라이선싱을 이해하는데 필요한 4가지의 중요한 사항들에 대하여 다뤄보고자 한다.
1. 기술 라이선싱은 그 자체보다도 종종 다른 종류의 계약이 더 중요한 비즈니스 관계의 전후사정에 의해 이루어지곤 한다. 여기서의 기술 라이선스 계약과 다른 종류의 계약은, 하나의 계약 안에 묶여있든 별개의 계약으로 존재하든간에 중요하게 연결되어 있다. 따라서 시기, 가격이나 전체적인 가치로 인하여 두 계약 상의 조건들이 서로 어떻게 영향을 미치는지 검토하고 파악하는 것이 실무적으로 매우 중요하다. 예를 들어, 공동 R&D 계약 상에서 공동으로 생성한 신규 IP의 소유권은 어떻게 할 것인지, 기존에 각 당사자들이 가지고 있던 IP들에 대하여 상대방에게 사용권한(라이선스)를 어느 범위까지 허락할 것인지, 그리고 공동으로 개발한 기술이나 제품에 대한 생산과 제조, 판매, 실시할 권한(후속 계약을 체결할 권한 등)은 어떻게 나누어가질 것인지에 대하여 신중하게 검토하고 규정할 필요가 있다.
2. 기술 라이선싱의 당사자들은 다른 거래의 협상과정 그 이상으로 중요내용에 대한 치열한 협상이 필요하다. 모든 계약들이 마찬가지지만, 기술 라이선싱은 사용을 허락하는 당사자도, 허락을 받는 당사자도 모두 이득이 있는 경우에만 성공적으로 이루어질 수 있다. 이를 위해서는, 상대방에게 무엇을 제공할 수 있고 그 대가로써 무엇을 받을 수 있는 가에 대한 치열한 고민과 협상과정에 필요한 것이다. 특히, 기술 라이선싱은, 부동산이나 기계 등의 물리적 자산에 대한 거래처럼, 단순히 '저 대상물을 얼마에 팔아야 이윤이 높을까?' 또는 '저 대상물을 얼마에 사야 손해가 없을까?'와 같은 질문 그 이상으로 당사자간에 윈-윈인 거래가 될 수 있는 양쪽의 최적의 가치균형을 찾는 것이 매우 중요하다. 이를 위해서는, 해당 기술이 상업적으로 활용될 수 있는 시장, 해당 기술을 효과적으로 사용할 수 있는 숙련된 기술자 또는 장비 유무, 해당 기술에 대한 노하우 유무, 앞으로 해당 기술에 대한 추가 업데이트 및 유지보수 가능성 등을 고려할 필요가 있다.
3. 기술 라이선스 계약은 매우 복잡한 조건들이 촘촘히 연결되어 있어 검토의 난이도가 상당히 높은 계약 중 하나이다. 우리가 흔히 접하는 여러 SaaS(Software as a service) 라이선스 계약들은 동의를 하지 않으면 해당 소프트웨어를 사용할 수가 없으니 제대로 읽어보지도 않고 클릭, 클릭, 클릭하는 경우가 종종 있다. 따라서 라이선스 계약은 '별로 머리 아프게 고민할 필요가 없는 계약'이라는 잘못된 인식을 가지고 있는 경우를 보곤 한다. 특히 licensee 입장에서는 licensor가 보내온 계약서 초안을 제대로 검토도 하지 않고 서둘러 사인하고 빨리 접속권한을 받기만을 원하는 경우도 있다. 그러나 기술 라이선스는 나의 중요한 기술과 IP를 상대방에게 오픈하는 이상 무단 복제, 유출, 리버스 엔지니어링 등의 위험에 쉽게 노출될 수 있는 법률행위로서, 그 계약서 안에는 매우 복잡한 조건들이 포함되게 된다. 이를 잘 아는 liceonsor들이 비싼 변호사 비용을 들여서라도 제대로 된 계약서를 작성하는 이유이기도 하다. 물론 licensee들은 아무 생각없이 계약서에 사인을 하였다가 막상 생각했던 것보다 사용권한이 제한적이거나 숨겨진 추가비용(hidden fee)에 놀라기도 하고 의무 계약기간때문에 더 이상 원하지 않는 라이선스를 해지하지도 못하고 불필요한 라이선스 비용을 지급해야 할 수도 있다. 따라서 licensor, licensee를 불문하고, 하나의 라이선스 계약을 체결하기 위해서는 꽤 오랜 시간 동안 계약의 목적, 상대방과 기술에 대한 평가, 라이선스의 범위와 제한, 라이선스 비용의 적절성, 예상되는 추가비용의 존재유무, 파생되는 IP의 소유권 귀속 등을 면밀하게 검토할 필요가 있다.
4. 기술 라이선스가 곧 기술이전(technology transfer)인 것은 아니다. 기술을 라이선스 받았다고 하여 그것이 곧 해당 기술을 이전받은 것은 아니다. 기술의 이전이란, 해당 기술의 실질적인 노하우와 영업비밀에 대한 전달까지를 포함하기 때문이다. 따라서 기술과 해당 기술에 관련된 지식 및 노하우 등을 모두 전달받는 순간이 되어서야 실제로 기술이 이전된다고 할 수 있다. 결국 licensee가 중요하게 생각해야하는 또 하나의 내용은, 과연 이 라이선스 계약을 통하여 기술을 충분히 이전받을 수 있는가 여부이다. 단순히 사용권한 내지 접속권한을 받는 것으로 끝나는 거래인지, 아니면 해당 기술에 대한 완전한 지식의 이전을 받을 수 있는 거래인지 여부에 따라, 계약의 목적 자체를 달성할 수 있는지가 결정될 뿐만 아니라 비용의 적절성도 다르게 판단될 수 있는 것이다.