2021. 3. 11.
이전에 작성한 글에서 스타트업에게 IP(지식재산)는 사실상 소유한 자산 중 가장 중요한 부분이고 이를 보호하는 조치를 취하는 것의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다고 설명한 바 있다. 그러면서 스타트업이 일단 가장 먼저 그리고 간단하게 취할 수 있는 조치는 모든 창업자와 직원들, 그리고 기타 제3의 서비스 제공자들과 IP의 이전 및 양도(Assignment) 계약을 체결하는 것임에도 많은 스타트업들이 창업자들 간에는 "내 것이 네 것이고, 네 것이 내 것이며, 곧 우리 모두의 것이지!"라는 안일한 생각으로 굳이 이런 절차의 필요성을 느끼지 못함에 따라 이 절차를 건너뛰는 경우가 있어 나중에 곤란한 상황에 빠지는 경우가 종종 있다고도 얘기한 바 있다.
이번 글에서는 특히 테크기반의 스타트업들에게 IP 이전 및 양도(Assignment) 계약이 중요한 이유에 대하여 조금 더 자세히 설명해보고자 한다.
IP 이전 및 양도(Assignment) 계약은 지식재산권에 대한 권리를 원발명자 내지 원창작자로부터 회사와 같은 다른 주체(Entity)로 이전하는 계약을 의미한다. 연구개발 또는 기타 기술분야에 고용된 개인은 회사의 비즈니스와 관련된 아이디어, 업무상 작업물 또는 발명품의 소유권을 회사에 이전 및 양도하기 위하여 위 계약서에 미리 서명을 하게 된다. 다시 말해서, 결과적으로 IP를 소유하는 주체는 종업원 개인이 아니라 회사가 되는 것이다.
IP 이전 및 양도(Assignment) 계약은 다시 IP의 이전 및 양도 시점이 회사의 설립 시점 이전인지 이후인지 여부에 따라 기술이전(Technology assignment) 계약과 발명이전(Invention assignment) 계약으로 나눌 수 있다. 기술에 대한 특허 또는 노하우 등의 IP를 가지고 있는 개발자 등의 개인은 회사 설립 시점 이전에 자신의 IP를 회사에 이전하는 조건으로 회사의 지분 또는 현금을 받을 수 있다. 또한 회사 설립 이후에는 회사의 종업원들이 업무상 창작물의 IP에 대하여 회사에 이전하는 것에 동의하는 발명이전 계약을 체결하곤 한다. 어느 정도 시스템이 갖춰진 기업들은 발명이전에 대하여 발명자 보상 규정을 별도로 두고 있기도 하다.
그렇다면 회사와 종업원들간의 IP 이전 및 양도가 그렇게 중요하다고 강조하는 이유가 대체 뭘까?
1. 별도의 정함이 없는 한 대부분의 IP는 Work-For-Hire (업무상 창작물) 적용을 받지 않는다.
많은 사람들이 오해하는 부분 중 하나가, 회사에 고용되어 월급을 받으면서 업무중에 발생한 창작물이니 당연히 고용주인 회사의 소유가 될 것이라 생각하는 것이다. 저작권법을 제외하고 특허법 등 기타 다른 IP 관련 법률에서 명시적으로 업무상 창작물 규정을 두고 있는 경우는 찾아보기 어렵다. 다시 말해, 당사자간에 별도로 정함이 없다면, IP를 생성한 자가 해당 IP의 소유권을 갖는것이 원칙이라고 볼 수 있다.
예외적으로 저작권(Copyright)의 경우는, 미국 저작권법상에 업무상 창작물(Work-For-Hire 또는 WFH)에 대하여, 피고용인이 자신의 업무상 범위 내에서 창작한 저작권의 대상 작업 또는 모든 당사자가 WFH 지정에 서면으로 동의하는 일부 제한된 유형의 창작물로서 정의하고 있다. 이 경우에도, 저작물의 창작 주체가 피고용인(Employee)인지 독립계약자(Independent contractor)인지를 두고 사실관계 다툼이 생기는 경우가 많고, 피고용인임이 명백한 경우에도 해당 저작물이 업무상 범위 내에서 발생한 것인지 여부를 두고도 다툼이 생기는 경우가 빈번하다. 특히 업무상 발명자 보상 규정이 없거나 보상체계나 명확하지 않은 대부분의 스타트업에서는 언제든지 생길 수 있는 문제이며, 나중에는 회사가 항상 개발자들의 눈치를 봐야하는 상황이 초래될 수 있다.
결국, 가장 확실한 방법은 당사자간의 IP 이전 및 양도 계약서에 명시적으로 Work-For-Hire 규정을 둠으로써, 나중에 생길 수 있는 분쟁의 소지를 처음부터 방지하는 것이다.
2. 투자자는 회사 소유의 IP를 보고 투자를 결정한다.
일부 회사들은 대표나 개발자들 개인이 발명자로 출원되거나 등록된 특허에 대해서 회사의 IP인 것처럼 소개하고 투자유치를 하려는 경우가 종종 있다. 물론 회사 소유인지 직원 개인의 소유인지 여부는 당장은 해당 IP를 자유롭게 이용하는데에 있어서 아무런 지장은 없다. 그러나 투자자의 관점에서 볼 때는 완전히 다른 상황이다. 투자자는 회사에 투자를 하는 것이지 대표나 창업자 개개인에게 투자를 하는 것이 아니기 때문이다. 물론 스타트업의 경우 창업자 멤버들이 투자를 결정하는 가장 중요한 요인이지만, 결국엔 대외적으로 나타나는 회사 소유의 자산이 무엇인지가 중요한 것이다. 회사의 대표가 타고 다니는 차가 대표의 개인 소유인지 법인 소유인지는 대표가 실제로 타고 다니는데에는 아무런 차이가 없지만, 제3자가 해당 차량에 대한 권리를 행사할 수 있는지를 결정할 때는 전혀 다른 문제인 것과 같다.
대부분의 VC와 투자자들은 투자할 스타트업에 대한 자산 실사를 진행할 때는 당연히 회사 소유의 IP 자산들을 살펴보게 된다. 이 과정에서 IP 이전 및 양도 계약서들의 존재 여부는 투자를 결정하는 매우 중요한 요인이기도 하다. 아무리 창업자 개인이 훌륭한 특허나 기술을 가지고 있다고 하더라도 회사에 이전되지 않은 IP는 개인의 소유일 뿐이고 그 개인이 회사를 떠나는 것은 누구도 막을 방법이 없기 때문이다.
그렇다면 IP 이전 및 양도 계약서에 반드시 포함되어야 할 핵심적인 내용은 무엇일까?
- 피고용인은 회사의 비즈니스와 관련하여 고용기간 동안 생성된 모든 종류의 발명, 아이디어, 발견, 그리고 업무상 작업물을 고용인(회사)에게 즉시 공개해야 한다.
- 위에서 언급된 모든 종류의 발명, 아이디어, 발견, 그리고 업무상 작업물의 소유권은 고용인(회사)에게 귀속된다.
특히 요즘처럼 개발자들의 몸값이 천정부지로 치솟고 있는 상황에서 소프트웨어 개발자를 고용할 때 중요한 내용으로, 스타트업들은 인건비 절약을 위하여 소프트웨어나 어플리케이션의 개발자를 파트타임이나 계약직원으로 고용하는 경우가 많다. 이런 경우 고용계약서 자체에 개발범위를 명확하게 규정해두어야 함은 물론, 프로젝트 완료 후 개발자가 회사를 떠나더라도 모든 IP와 결과물이 회사의 소유임을 확실하게 규정해 둘 필요가 있는 것이다.