미국 상표 출원 이의신청 (Opposition)

2021. 2. 9.

미국 특허상표청(USPTO)에 접수된 상표출원이 심사관에 의하여 사전 승인을 받았다면, 그 후로 30일 동안 해당 상표의 등록에 반대입장을 표시하고자 하는 자는 이의신청을 접수할 수 있다. 위 30일의 기간은 연장신청을 할 경우 특별한 사유가 없더라도 추가 30일이 연장되며, 특별한 사유가 있을 경우에는 최대 90일까지 연장이 가능하다. 만약 이의신청 접수기간을 놓친 경우에는 어떻게 해야할까? 후술하는 당사자 적격이 있는 자는, 상표등록 반대의 사유를 진술하여 상표심판항소위원회(TTAB: Trademark Trial and Appeal Board)에 등록된 상표의 취소(Cancellation) 심판을 청구해야만 한다.

해당 상표 등록에 반대의견을 접수하고자 할 경우에는, 위 이의신청 기간동안 TTAB에 반대의견 통지서(Notice of Opposition)를 접수하면 된다. 케이스가 접수되면, TTAB은 문제된 상표의 출원인에게 해당 반대의견 통지서의 사본을 전달하고 이의신청에 대한 심판 스케쥴을 양 당사자에게 통지하게 된다.

단, 여기서 주의할 부분은, 반대의견 통지서를 접수할 수 있는 제3자의 당사자 적격인데, 한국에서는 출원 공고된 상표에 대하여 누구나 이의신청을 할 수 있다고 규정되어 있는데 반하여, 미국에서는 제3자가 해당 상표 등록으로 인하여 손해가 발생할 것이라고 믿는 합리적인 근거가 있어야 할 뿐만 아니라 실제로 해당 상표 등록에 실질적인 이해관계(real interest)가 있는 자여야 한다. Petroleos Mexicanos v. Intermix S.A., 97 U.S.P.Q.2d 1403 (T.T.A.B. 2010) (quoting Ritchie v. Simpson, 170 F.3d 1092, 50 USPQ2d 1023, 1027 (Fed. Cir. 1999)). 따라서, 반대의견 통지서를 작성할 시, 문제된 상표의 등록으로 인하여 본인에게 발생할 수 있는 잠재적인 손해에 대하여 진술해야 하고 이에는 타당한 근거가 있어야 한다.

한편, 상표 등록에 반대하기 위한 여러가지 사유가 있는데, 그 중 가장 많이 언급되는 사유들로 혼동가능성, 악의적 상표 출원, 이미 널리 알려진 상표 등을 들 수 있다.

혼동가능성 (Likelihood of confusion)

앞서 여러번 설명했던 상표등록 거절의 대표적인 사유로써, 기존에 등록되어 있는 상표권자는 문제된 출원 상표가 자신의 상표와 혼동될 가능성이 있음을 주장할 수 있다. 이 반대 사유가 인정되기 위해서는, 자신의 상표가 이미 확립되어 있고 문제된 출원 상표가 자신의 상표와 혼동을 일으킬만큼 유사하다는 점을 증명해야 한다.

악의적 상표 출원 (Bad faith application)

모든 상표 출원은 선의(good faith)에 근거해야 한다. 여기서의 선의(good faith)란 착한 마음을 뜻하는 것이 아니라, 자신이 출원하려는 상표가 혼동을 일으킬만큼 유사한 선등록된 상표가 없다고 합리적으로 믿고 출원을 해야한다는 것을 의미한다. 한편, 기존의 상표권자 입장에서는, 문제된 상표의 사용일, 모양, 사용된 제품 등의 자료들을 종합적으로 볼 때 문제된 상표의 출원인이 선등록 상표의 존재를 이미 알고있었음에도 불구하고 고의로 혼동을 일으키기 위한 유사한 상표를 출원하였다는 점을 주장함으로써 상표 등록을 저지시킬 수 있다.

이미 널리 알려진 상표 (Well-known or famous mark)

이미 널리 알려져 있고 유명한 상표의 경우에는, 그 상표를 처음 사용한 원사용자만이 상표 출원을 할 수 있다. 다시 말하여, 등록 없이 이미 널리 알려진 상호를 단지 상표 등록이 되어있지 않다는 이유만으로 제3자가 먼저 상표 등록을 하려고 하는 경우에는 반대의견을 접수하여 이를 저지할 수 있다.