Law Office Sung
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2021. 10. 6.
스타트업이 상표 또는 브랜드를 선정, 채택 및 등록하는 절차를 시작하는 과정에서, 미국 특허상표청(USPTO)에 연방상표 출원을 하는 것은 회사의 브랜드 보호 전략에서 매우 유리하다는 점을 이미 이전 글을 통하여 강조한바 있다.
한편, USPTO는 상표의 등록이라는 동일한 목적을 달성할 수 있도록 출원기반(filing basis)에 대하여 몇 가지 옵션을 제공하고 있다.
상업적으로 사용중 기반(1A-Use in Commerce)과 사용예정 기반(1B-Intent to Use)
USPTO는 기본적으로 상표 출원시 그 출원기반에 대하여 사용중 기반(1A)과 사용예정 기반(1B), 2가지 중 하나를 선택할 수 있도록 한다. 물론 이 2가지 외에도, 외국 상표 등록 기반(44E-Foreign Registration)과 외국 상표 출원 기반(44D-Foreign Application) 등 2가지의 추가적인 출원기반을 선택할 수 있으나 외국 출원 또는 등록 기반은 별도의 글에서 자세히 다루기로 한다.
상업적으로 사용중 기반(1A-Use in Commerce)
상표법(Trademark Act of 1946) Section 1(a)에 의거하여 출원하는 경우이다. 출원인이 현재 상업적으로 그 상표를 사용하고 있음을 증명해야 하고, 상업적으로 해당 상표를 최초로 사용한 날짜가 해당 상표의 우선권을 주장일이 된다.
상표법(Trademark Act of 1946) Section 1(a)에서는 상표의 소유자로 하여금 아래의 요건을 충족할 경우에 위 기반으로 출원을 허용하고 있다.
1. 상표가 상업적으로 사용중(use in commerce)임을 증명할 수 있는 서류 제출
2. 출원인이 해당 상표를 최초로 어떤 상품이나 서비스와 관련하여 최초로 사용한 날짜 명시
3. 출원인이 해당 상표를 최초로 상업적으로 사용한 날짜 명시
4. 각 류(Class)별로 1개 이상의 표본을 제출하여 출원인이 해당 상표를 상업적으로 어떻게 사용하는지를 증명
사용예정 기반(1B-Intent to Use)
상표법(Trademark Act of 1946) Section 1(b)에 의거하여 출원하는 경우이다. 출원인은 가까운 장래에 자신이 등록하고자 하는 상표를 상업에 사용할 분명한 의도를 증명해야 한다.
한편 위 기반으로 출원을 하는 경우에는, 상표가 최종적으로 등록이 되기 전 사용내역서(Allegation of Use)를 제출해야 한다. 이는 상표법(Trademark Act of 1946) Section 1(c)에 따른 "사용 주장(amendment to allege use)" 또는 상표법(Trademark Act of 1946) Section 1(d)에 따른 "사용 증명서(statement of use)" 중 하나가 될 수 있다. 위 사용내역서에는 해당 상표를 상업적으로 사용한 날짜, 그리고 각 류(class)별 상표 사용을 증명할 수 있는 자료가 포함되어야 하며, 각 류(class)별로 별도의 추가 수수료($100)를 납부해야 한다.
사용예정 기반(1B) 출원의 장점
사용예정 기반 출원의 가장 큰 장점은, 상표 출원시에 내가 출원하고자 하는 상표가 실제로 상업적으로 사용되고 있음을 증명할 필요가 없다는 것이다. 반면에 사용중 기반으로 출원할 경우에는 출원하는 상표가 상업적으로 사용되고 있음을 증명할 수 있는 자료들(홈페이지, 회사 브로셔, 실제 제품의 사진, 매장의 간판 사진 등)을 준비하여 같이 제출하지 않으면 상표등록이 거절될 수 있다.
따라서 아직 출시되지 않은 새로운 제품이나 서비스를 준비하고 있는 스타트업들에게 이 장점이 특히 중요한데, 그 이유는 내가 출원하고자 하는 상표와 유사한 선행상표가 이미 존재하고 만약 사용중 기반(1A)으로 출원하였다면 상표침해에 대한 법적 책임에 노출될 수 있기 때문이다. 사용중 기반 출원이라는 것은 그 자체로 타인의 상표를 침해하는 문제된 상표를 상업적으로 사용하였다는 걸 인정하는 것이라는 점을 명심해야 한다. 반면에 사용예정 기반(1B) 출원의 경우에는 아직 상업적으로 사용 전임을 명시하였기 때문에 출원 이후 유사한 선행상표를 발견하였더라도 상표침해의 책임으로부터 자유로울 수 있다.
따라서 사용예정 기반(1B) 출원 시의 위와 같은 장점과 단점(추가 수수료, 별도로 사용내역서를 제출하야 한다는 번거로움 등)을 면밀히 비교검토하여 출원기반을 신중히 선택할 것을 권한다.